虽然英国脱欧看似已于 2021 年 1 月 1 日 “完成”,但立法者一直在制定法律,以有效地撤销欧盟法律在英国具有最高管辖效力且欧盟法律应当一般性地在英国适用的原则,并直接撤销欧盟权利在英国生效的规定。这样做的结果是,从 2024 年 1 月 1 日起,并且自《保留欧盟法律(撤销和改革) 2023法案》(简称:《2023 年法案》)生效之后,英国在解释英国法律时,无须再考虑之前统一的欧盟法律。
本文以英国的商标审查程序为重点,强调了英国与欧盟在商标实务上已经存在的主要差异,并探讨了英国在哪些潜在领域可以进一步拉开与欧盟判例的距离。
英国的商标法和实务大多都与欧盟的立法一致,并受欧盟法院的判例法管辖。例如,英国商标法的管辖法律是 1994 年的《商标法》,该法实施了《欧盟商标指令(2015/2436)》及《欧盟商标条例(2017/1001)》的规定,使欧盟商标在英国生效。今年 1 月 1 日起,《2023 年法案》已减少了欧盟对英国的影响,让英国立法者和法院有机会在法律释义及效力上偏离欧盟法。
那么,英国与欧盟在商标审查程序上的差异有哪些,未来可能发生哪些变化?
英国和欧盟审查的区别
英国和欧盟商标申请审查的主要区别在于:-
- 使用意图
英国与欧盟商标申请的一个重要区别是,提出申请的个人或企业必须声明他们有在英国将商标实际使用于所申请商品/服务的真实意图。这一要求不适用于欧盟商标申请。 - 系列商标申请
一件英国商标申请,可以接受包含同一商标的最多六个变体形式。系列商标申请是英国法律和实务中具有吸引力的一种特殊情形,这一情形不存在于欧盟体系。如果企业希望保护商标的多个版本,例如以不同方向和/或颜色呈现的徽标和组合商标,系列商标申请对企业来说通常是具有性价比的有用保护方式。总体而言,系列商标申请可以节省企业保护品牌的时间和费用,尤其是在企业预算较少的情况下,因而往往很有吸引力。 - 商标审查
英国商标申请的审查比欧盟商标申请更快。英国知识产权局(UKIPO)在审查后只出具一份报告,涵盖商品项目描述问题、商标缺乏显著性等问题。在该份报告里,审查员还将提供在先权利的详细信息,告知如果在先权利人发起挑战,这些权利可能会阻止当前商标的申请。这与欧盟知识产权局(EUIPO)的审查程序对比鲜明,欧盟会首先就商品项目的描述问题出具一份报告,然后就商标是否具备足够的显著性将申请人的商品和服务与其他企业的相区分这一问题再出具一份报告。这中间,EUIPO还会出具一份非官方的检索报告,告知存在哪些在先权利或申请可能会导致潜在问题。由此可见,欧盟的程序比英国有更多步骤。
因此,欧盟商标申请的审查可能比英国更耗时,尤其是如果申请人用足了答复期限的话——欧盟有关商品项目描述及商标内在显著性的审查意见的答复期限是4个月——作为对比,英国给予审查意见的答复时限是2个月,除非已向注册处请求延期并经审批。 - 商标异议
与欧盟国家相比,英国的异议程序牵涉更繁重的管理,要求在更短时间内提交证据,要求更严格。这是因为异议程序必须受制于 “首要目标”[1],确保在合理时限内完成所有程序阶段,同时避免不必要的花费。
一般来说,UKIPO处理任何商标异议或争议事项的时限都要短得多,听证官的审查也严格得多,例如在牵涉当事方双方的程序中请求延期或中止程序时,即使当事方已同意推迟程序以便进行和解讨论,对此也需要审查。
英国提交异议申请的期限比欧盟短,英国是2个月,欧盟是3个月。希望对英国申请提出异议的利害关系人可以申请1个月延期以提交异议。无此类请求也没有第三方异议的话,不存在问题的英国申请即可在申请提交之后3到4个月内即获得注册。相比之下,欧盟商标在顺利情况下大概需要4至6个月才能获得注册。
在英国商标注册之前对其提出异议的理由,相比可以更加多元——不仅可以基于在先商标、版权、注册外观设计权,还可以基于商标不具备商标功能(无法区分商品/服务)、商标已成为贸易常用的通用术语(无法区分商品/服务)、商标具有欺骗性或是“恶意”申请的理由。虽然在欧盟程序中,也可以基于商标本身的问题(绝对理由)即前文中的后一种理由对欧盟申请提出质疑,但这只能在商标注册之后通过无效程序才能提出。
如果英国商标的申请人不对异议进行回应或提交答辩,对应申请一般会被视为放弃,程序也会早早结束。这与欧盟的异议程序形成鲜明对比,即使申请人不以任何方式参与欧盟的异议程序,异议仍将继续被裁决,申请人仍有可能会获胜。欧盟异议程序的这一特点往往让异议人感到沮丧,他们不得不等待最终的异议裁决,即使整个过程申请人并未参与其中。
未来可能的分歧
根据设想,《2023 年法案》还让英国法院和UKIPO有机会做出与欧盟判例法不同的案件裁决。英国的法律目前仍受几项重要的欧盟案例法管辖,这些案例近30年以来一直是商标从业者的首选判例。既然《2023 年法案》现已生效,它将在一些持续发展的领域为出现更多的以英国为中心的判例法铺平道路。
我们已经看到上诉法院在商标默许[2]相关法律适用上(与欧盟)的分歧,在商标审查方面也可能即将出现分歧。事实上,Sky v SkyKick 商标案[3]已经审理了七年之久,关于过于宽泛的垄断及宽泛的商品项目描述这一主张里的“恶意”指什么的问题上,英国最高法院的最终判决也存在偏离欧盟的统一判例法的可能性。具体而言,与欧盟允许对商品和服务项目进行更宽泛描述的做法不同,这一备受期待的英国最高法院判决可能会支持采用范围更窄、更精确的商品描述分类要求。如果成真的话,比如商标指定使用在“软件”上,将会被要求说明软件的具体用途。我们正在密切关注此案,一旦判决结果出来,将尽早提供最新消息。
商标审查和异议程序中涉及的其他重要领域包括商标显著性、商品和服务的类似性、立体商标的可注册性等,以及有关混淆可能性评估的原则。与此相关的所有法律原则都是由欧盟法院的判决[4]演变而来的,今后英国的法律和实务是否会逐渐偏离这些原则还有待观察。
未来,英国的商标法律和实务可能会逐渐偏离欧盟的法律和实务,但麦仕奇的英国和欧盟商标专家能够就这种偏离的影响以及企业应采取的最佳应对措施向客户提供建议。
[1] Rule 1.1 of the Civil Procedure Rules that also govern the conduct of civil litigation |