電腦實施的發明取得專利保護有可能很難,而且在不同的司法管轄區需要不同的方法來應對相關專利局或審查員的反對意見。
有些司法管轄區在傳統上比其他地方更“難”。以前,加拿大被一些英國/歐洲專利代理人認為是相對“容易”的司法管轄區,因為加拿大知識產權局(CIPO)審查員的非可專利客體審查意見通常可以通過使權利要求與相應的美國或有時歐洲的授權權利要求相一致,或採用歐洲風格的爭辯來解決。但根據其2020年發佈的官方指南,加拿大知識產權局的做法變了,以前可以迅速取得授權的策略似乎不再那麼有效。現在需要一種為加拿大量身定做的方法來解決非可專利客體的審查意見。
該官方指南(《加拿大知識產權局關於專利法規定的可專利客體的實踐通知》)是鑒於加拿大聯邦法院在Yves Choueifaty訴加拿大司法部長案(2020 FC 837號)中的判決而發佈的。該官方指南針對可專利客體規定了新的“目的性解釋”方法,取代了以前的“問題-解決方案”方法。用一個三步測試來判斷一項權利要求是否涉及可專利客體。第一步,通過“目的性解釋”來識別權利要求的 “基本要素”;第二步,確定權利要求的“實際發明”;第三步,判斷實際發明是否“具有物理存在或表現出可辨別的物理效果或變化,並與人工或製造技術有關”。
對於與電腦實施的發明有關的方法權利要求來說,如果該權利要求不包括任何“物理”步驟,則困難通常出現在第二步和第三步。儘管通常認為電腦是權利要求的一個基本要素,但審查員往往認定“實際發明”所包括的處理步驟不具有物理存在,也沒有造成物理效果或變化,因此該權利要求涉及非可專利客體。
官方指南和專利上訴委員會最近的決定提供了兩種潛在的策略來克服非可專利客體的審查意見。
第一種策略是在方法權利要求中添加一個或多個 “物理”步驟,如果申請文件中存在對這些特徵的支持。一份提供可專利客體的例子的文件(加拿大知識產權局與官方指南一起發佈的《可專利客體分析舉例》),以及專利上訴委員會的兩項決定(Landmark Graphics Corporation (Re), 2021 CACP 9, #1562和ExxonMobil Upstream Research Company (Re), 2021 CACP12, #1565),提供了這種 “物理”步驟的例子,可以添加這些步驟以提供可授權的權利要求所要求的“物理效果或變化”。這些例子中的權利要求均與石油和天然氣領域的建模/模擬有關,示例的“物理”步驟包括 “進行地震測量”和“根據處理結果鑽探石油”。值得注意的是,在ExxonMobil Upstream Research Company (Re)案中,專利上訴委員會認為一種通過建模來生產碳氫化合物的方法具備可專利性,因為電腦與“導致井被鑽”相結合構成“實際發明”的一部分。
第一種策略可能對申請人沒有吸引力,因為包括這種 “物理”步驟的授權權利要求可能不具有實用的保護範圍,或者可能較難行使權利(舉一個與石油天然氣有關的例子:建模和鑽井是由不同的主體實施的,或者是相隔多年才實施的)。
第二種策略是,在可能的情況下,爭辯所要求的方法權利要求“改善了”實施該方法的“電腦的功能”,這是因為官方指南指出,如果在電腦上運行某算法改善了電腦的功能,則涉及該算法的權利要求具備可專利性。專利上訴委員會關於Choueifaty權利要求的決定(Choueifaty (Re), 2021 CACP 3, #1556)對“改善了電腦的功能”的含義提供了進一步指導。具體而言,該決定明確指出,“使電腦以明顯更少的處理和更高的速度執行[該方法] ”的方法權利要求具備可專利性(其中“更高的速度”似乎與執行該方法所需的時間更少有關)。
第二種策略可能對申請人更有吸引力,因為如果申請文件為這一爭辯提供了基礎,就有可能避免不適當的限制性修改。最近,我們採用了第二種策略來克服石油和天然氣領域的電腦實施的建模方法權利要求的非可專利客體審查意見。該權利要求的方法在幾天內就能提供高質量結果,而現有技術的方法需要幾周或幾個月才能提供類似質量的結果,我們因此爭辯該方法通過減少獲得高質量結果所需的時間和資源改善了電腦的功能。
比較加拿大和英國在這個問題上的不同做法是很有意思的。加拿大方法顯然允許將與程序運行有關的因素作為改善電腦功能的證據(即所需的時間、處理和資源減少)。相反,在英國,涉及“使電腦成為更好的電腦,即作為電腦更高效率和有效地運行”的程序的權利要求可以具備可專利性,但前提是該程序必須使電腦作為一個整體更高效率和有效地運行。減少運行程序所需的算力和時間不被認為是“使電腦成為更好的電腦”。
新的判例法可能會提出新的策略,以在加拿大克服與電腦實施的發明有關的非可專利客體審查意見。不過在此期間,也許值得在撰寫新申請時記住上述潛在策略,以便為可能需要的修改和/或爭辯提供基礎。